Por Victória Goldenfum e Layon Lopes*
Quando um criador de uma marca decide registrá-la, o mesmo deve seguir uma série de estipulações legais que se referem ao pedido de registro junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para que, ao final do processo, ocorra um julgamento positivo por parte da Autarquia e o pedido de registro deste signo seja concedido.
A Lei de Propriedade Industrial Brasileira, estipula que o prazo de vigência da proteção de um registro de marca se estende por 10 anos. Dentro deste período, o seu titular possui a exclusividade de uso, entre outros direitos anexos. Entretanto, os deveres deste titular não são encerrados quando da concessão do registro da marca. Na verdade, ocorrem diversos deveres que o titular de uma marca registrada deve respeitar, para que o registro dela se mantenha válido no decorrer do período da concessão.
Um destes deveres, é a necessidade de efetiva utilização da marca em território nacional, através de sua publicização, ou ainda a utilização contínua do signo em períodos pré-estabelecido, para que o registro faça jus à sua proteção.
Uma vez que o titular de uma marca, não toma os cuidados necessários à manutenção de seu registro, este abre espaço para a incidência do instituto da caducidade de marca, o qual trataremos no presente artigo.
A caducidade é uma das formas de extinção de uma marca, instituto previsto através da Lei de Propriedade Industrial (Art. 9279/96), expresso precisamente no Art. 142, inciso III. A caducidade ocorre efetivamente quando um terceiro interessado resolve por instaurar um processo de caducidade contra uma marca em questão junto ao INPI.
A caducidade de marcas pode ocorrer por diferentes motivos, como, por exemplo, quando o titular de uma marca não a torna pública, ou ainda quando ela não é utilizada por mais de cinco anos.
Outra situação é quando a empresa atualiza a apresentação gráfica da marca e passa a atuar através de sua nova identidade visual, porém sem registrar a nova marca utilizada e deixando de utilizar a marca antiga. Esta atualização seja efetivamente distinta do logotipo que consta no certificado de registro é um fator clássico que possibilita configurar o processo de caducidade.
Contudo, isso não é necessariamente uma regra. Algumas empresas usam marcas mais antigas para representar produtos “vintage”, mantendo o uso da marca anterior, como o caso da Adidas Original:
Conseguimos notar através dos critérios aqui abordados, que o procedimento de registro de marca deve acompanhar a história e desenvolvimento de uma empresa, para que sempre se mantenha atualizado e sirva para todas as estratégias de mercado que a empresa irá adotar.
Caso contrário, se as marcas então registradas deixarem de ser utilizadas, podem ocorrer consequências junto ao INPI, como a possível perda de um registro. Uma vez que após a instauração do processo e efetiva declaração da caducidade, a marca, que então era protegida, passa a estar novamente disponível para registro por outras pessoas.
Este instituto busca evitar a existência de marcas inúteis, ou então “marcas reservas”. Ou seja, se uma empresa realiza um registro de marca e nunca o utiliza, possibilita o INPI, através deste instituto, extinguir a proteção até então concedida, disponibilizando o mesmo para ser novamente ser registrado por outra parte.
Um dos fatores mais importantes deste procedimento administrativo do INPI é o fato de que o titular do registro questionado deverá se manifestar contra o processo de caducidade no prazo de 60 dias de sua publicação na RPI (Revista de Propriedade Industrial). Sendo que o titular igualmente possui o ônus de provar a utilização da marca então questionada, seguindo as determinações da lei. Assim, é sempre importante possuir a comprovação de utilização contínua de uma marca registrada, para evitar a perda de sua proteção.
A caducidade, quando configurada, pode ocorrer de forma total, quando o registro é inteiramente caducado e perde a sua proteção.
Ou então pode ocorrer de forma parcial, quando o titular do registro não consegue comprovar que a sua marca está sendo utilizada para representar todas as atividades indicadas no seu certificado de registro e, assim, essa perde a proteção/exclusividade em certos segmentos da indústria.
Quando realizamos um pedido de registro de marca, o depositante se compromete – e consequentemente se responsabiliza – por efetivamente prestar os serviços ou oferecer os produtos então indicados no protocolo do registro da marca. Caso o INPI venha a solicitar a comprovação destas atividades, tanto no decorrer do processo de julgamento inicial, bem como na instauração do pedido de caducidade, o seu titular deve ter todos os meios de prova para satisfazer o interesse do INPI.
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Lopes é CEO do Silva | Lopes Advogados e Goldenfum é integrante do time do escritório.
