Por Mariana Asterito, Victória Goldenfum e Layon Lopes*
Realizar o registro de marca nos Estados Unidos é um dos principais procedimentos a serem avaliados no momento da internacionalização de um negócio para este país. Ele é feito no United States Patent and Trademark Office.
Quando uma companhia possui atuação internacional e efetivamente insere-se no mercado estadunidense, o registro de marca nos Estados Unidos, torna-se de grande valia e deve ser encarado com seriedade.
O processo de registro de marca nos Estados Unidos, possui embasamento legal diferente da encontrada no Brasil. Ademais, realizar este procedimento junto ao órgão oficial do governo norte-americano, possui substancial importância para o pequeno, médio e grande negócio. Principalmente quando avaliamos o nível de concorrência comercial existente na economia estadunidense.
Sem contar que a única situação que um empreendedor não deseja enfrentar ao iniciar sua operação internacional, é envolver-se em litígios sobre propriedade intelectual, tendo que arcar com possíveis custas, honorários e indenização em moeda estrangeira (S.O.S.).
Por este motivo que desenvolvemos o presente artigo, a fim de elucidar as principais dúvidas práticas identificadas por empresários que passaram por este processo de registrar sua marca nos Estados Unidos, bem como apresentar nuances do sistema de registro de marca norte-americano, que vale a pena conferir.
Diferença do sistema de registro de marcas brasileiro para o norte-americano
Primeiramente, deve-se esclarecer que o sistema de Propriedade Intelectual dos Estados Unidos, difere em grande parte do sistema Brasileiro, uma vez que os Estados Unidos adotam o “Sistema Declarativo” de marcas, baseado na proteção, por exemplo, da Common Law Trade Mark Rights – conjunto de leis que regulamenta as regras sobre marcas nos Estados Unidos.
Este conjunto de leis prescinde a obrigatoriedade do registro de uma marca, para que se constitua a legalidade de sua utilização. Neste caso, um empresário que atua no mercado norte-americano, basta apena utilizar de forma comercial a sua marca, para que tenha direitos sobre a mesma.
Este sistema pode ser explicado através da lógica First to Use (primeiro a usar), diferentemente do sistema empregado no Brasil, que utiliza da lógica First to File (primeiro a registrar).
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) é a autarquia brasileira que administra, julga e controla os registros de marca no Brasil. Esta autarquia possui o poder da atributividade, ou seja, é o Estado que concede ou não, a propriedade de uma marca à um requerente, mediante a exigência da realização de um protocolo de pedido de registro de marca junto ao site do INPI.
Nota-se que o sistema atributivo do Brasil possui grandes diferenças em comparação com o sistema declarativo norte-americano e por este motivo é necessário compreender devidamente os principais detalhes e normas do presente procedimento, para formalizar corretamente um registro de marca nos Estados Unidos.
De todo modo, o sistema norte-americano disponibiliza através de seu órgão representativo, o UPSTO, mecanismos de proteção à marcas, que merecem destaque no presente artigo.
Mesmo que não haja uma obrigatoriedade no registro de uma marca nos Estados Unidos, o sistema de propriedade intelectual norte-americano disponibiliza esta facilidade à população nacional e estrangeira. Concedendo ao requerente deste pedido, direitos até então não titularizados, como por exemplo a declaração pública, que você, empreendedor, é o efetivo titular desta marca e que merece proteção especial junto à abrangência territorial abarcada.
Assim, realizar o registro de uma marca junto ao UPSTO é certamente uma medida importante neste processo. Dentre as possibilidades de registro existentes, destacamos o Federal Registry. O qual uma vez concedido, confere ao titular proteção e exclusividade de uso do signo marcário, nos Estados Unidos e seus territórios.
O Federal Registry concede a um titular, após deferido o seu pedido de registro de marca, as seguintes vantagens, mas não se limitando:
- Presunção legal de titularidade da marca;
- Presunção legal de exclusividade de uso da marca dentro dos Estados Unidos e seus territórios, relacionado aos produtos e serviços identificados no registro;
- Confere ao requerente a publicidade da titularidade desta marca;
- A marca ficará listada no banco de dados da UPSTO e poderá ser acessada por terceiros, os quais poderão identificar que o signo em questão não está disponível para registro. Ainda, o próprio UPSTO poderá barrar novos pedidos de registro de marca que possam ser similares e causar confusão ao mercado consumidor.
- Confere proteção junto ao U.S. Custom & Border Protection. Esta agência do governo irá utilizar do seu registro de marca, para prevenir a importação de produtos que infrinjam direitos marcários deste titular, como por exemplo a contrafação (pirataria);
- Titular passará a ter direito de ingressar no Federal Court of Justice para assegurar seus direitos marcários.
Principais mecanismos existentes para realizar o pedido de registro de marca nos Estados Unidos
Desde outubro de 2019, nacionais brasileiros são capazes de utilizar do Tratado de Madrid. Este tratado internacional dispões sobre propriedade industrial e foi firmado com mais de 120 países para facilitar o registro de marca de forma internacional.
O Tratado de Madrid instituiu ao sistema brasileiro o conhecido Protocolo de Madrid. Este protocolo é realizado diretamente através do site do Inpi, a fim de que um requerente solicite o pedido de registro de marca para qualquer dos diferentes 120 países aderentes ao tratado. Ou seja, é possível realizar todo o trâmite de solicitação de registro, diretamente do Brasil, cumprindo os requerimentos exigidos.
Os Estados Unidos é um dos 120 países que adotam o Protocolo de Madrid e suas facilidades. Sendo um dos meios existentes para requerer o pedido de registro de marca neste país. Caso tenha interesse sobre o presente processo, entre em contato com a nossa assessoria que poderemos lhe auxiliar.
A segunda maneira existente de formalizar um pedido de registro de marca junto aos Estados Unidos, é através da contratação de um procurador norte-americano, devidamente licenciado para esta atividade, que realize o pedido de registro diretamente ao UPSTO.
Ressalta-se que a contratação de procuradores norte-americanos pode ser acompanhada de custas relevantes, uma vez que os honorários cobrados pelos serviços não vêm acrescidos das taxas administrativas do UPSTO, as quais também deverão ser pagas pelo requerente interessado. Ou seja, fique ligado e planeje-se financeiramente para esta operação.
Ainda, a contratação de um procurador norte-americano pode ser intermediada por um escritório de advocacia nacional e especializado, não sendo necessário o requerente do registro lidar diretamente com um procurador estrangeiro.
Quais são as opções de registro de marca nos Estados Unidos?
Outro ponto que se diferencia do ordenamento jurídico brasileiro é que nos Estados Unidos é possível fazer o registro da marca baseado no seu efetivo uso (actual use) ou de uma marca que se pretende usar no futuro próximo (intent to use).
No caso de pedido de registro pelo actual use se faz necessária a reunião de materiais que demonstrem o uso efetivo da marca, tais como sites, propostas comerciais, cartões de visita e produtos que contenham o uso da marca. Tal reunião de provas é chamada de Specimen.
Um ponto que se assemelha ao processo brasileiro é que o registro pode ser:
- Nominativo, ou seja, apenas da parte escrita da marca;
- Figurativo, ou seja, apenas o logo; e/ou
- Misto, quando se registra tanto o nome quanto o logo.
Quanto tempo demora o procedimento de registro junto ao USPTO?
Os prazos são variáveis, no entanto há uma estimativa que em caso de aprovação sem oposições, a marca estará registrada em cerca de três meses. Havendo oposição o processo pode levar cerca de dez meses.
Os símbolos ®, ™ e SM
Nos Estados Unidos, o símbolo ® é utilizado quando a marca já possui registro deferido e ativo. Este símbolo, consequentemente, expressa uma qualidade à marca em questão: que a mesma está protegida através da legislação de propriedade intelectual aplicável.
Já o símbolo ™ significa a expressão literal trademark e pode ser utilizado quando a empresa já utiliza a marca em seu produto e possui um pedido de registro em andamento. É interessante mencionar que este símbolo pode ser utilizado mesmo que ainda não haja o pedido protocolado junto USPTO.
Por fim, o símbolo não tão usual SM significa servicemark e é facultada a sua utilização quando a empresa já utiliza aquela marca como do seu serviço ou quando há um pedido de registro de marca em andamento.
Também é interessante mencionar que os símbolos ™ e SM podem ser utilizados mesmo que não haja o pedido de registro protocolado junto ao USPTO.
Registro de slogans
É muito comum que empresas brasileiras, influenciadas pela cultura norte-americana, desejem registrar seus slogans, que são as famosas frases fáceis de lembrar muito utilizadas para fins publicitários.
No entanto, de acordo com o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial Brasileira, Lei nº 9279/96 (LPI), não são registráveis como marca: “VII- sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.” Dessa forma, no Brasil os slogans não são registráveis.
O sistema norte-americano, no entanto, considera que trademark consiste em palavra, nome, frase, slogan e logo, que podem ser registrados em conjunto ou separadamente. Ou seja, o sistema busca proteger todos os elementos que possam ser utilizados para conferir personalidade e distinção às marcas frente ao público consumidor.
O pedido de registro já garante o registro da marca?
Não, a USPTO pode indeferir o pedido de registro caso entenda que a potencial marca possui colidência com outra já registrada (likelihood of confusion). Por isso, antes de protocolar o pedido de registro é muito importante a realização de pesquisa de viabilidade por assessoria especializada.
Nesta pesquisa são buscadas eventuais marcas já registradas que possam conflitar com a marca que se pretende registrar.
Além de conflitos com marcas registradas, o ordenamento jurídico estadunidense também protege o direito das marcas não registradas, mas que são consideradas conhecidas no mercado.
Desde quando inicia a proteção à marca?
Assim como no sistema brasileiro, se o pedido de registro de marca nos Estados Unidos for deferido a contagem da proteção ocorre desde a data do protocolo do pedido de registro.
Por quanto tempo a marca fica protegida?
Após o deferimento do registro de marca, a marca estará protegida por dez anos. No entanto, entre o quinto e sexto ano após a data de registro é necessário que se envie uma declaração de uso da marca ou declaração justificada de não uso ao USPTO.
Feito isso, a declaração poderá ou não ser aprovada. Se a declaração feita for aprovada, sua marca permanecerá vigente pelos dez anos, em caso de indeferimento a marca terá seu registro cancelado.
Dessa forma, é de grande importância o registro da marca da sua empresa, inclusive antes da efetiva prestação de serviços ou comércio de bens em território norte-americano. O registro da marca protege a empresa de que a sua marca não conflita com outra pré-existente além de que o registro valoriza a marca a qual é um importante ativo intangível para qualquer negócio, vindo a possuir valor financeiro inclusive nos casos de venda da companhia.
Considerando que há a necessidade de pagamento de taxas para os pedidos de registro, realização de manifestação e solicitação do certificado de registro junto ao USPTO, além do custo com o desenvolvimento visual de identidade de marca e publicitários, se faz importante a realização de pesquisa de viabilidade prévia junto à assessoria especializada para que sejam evitados gastos desnecessários e frustrações com indeferimentos que podem ser evitados com planejamento e pesquisa prévia para o registro da marca.
* Lopes é CEO do Silva | Lopes Advogados e Asterito e Goldenfum são integrantes do time do escritório.
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