Por Yasmine Mabel, Lucas Euzébio e Layon Lopes*
Conforme estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial – 9.279/96, marca são os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Esse registro é essencial para evitar que terceiros utilizem a marca sem autorização.
No entanto, é importante ressaltar que essa exclusividade é limitada territorialmente. Se uma empresa deseja identificar seus produtos ou serviços em outros países, explorando-os com exclusividade e protegendo sua marca contra uso indevido por terceiros, é necessário registrar a marca no país de interesse.
Conteúdo:
O que é o Protocolo de Madrid?
Como funciona o Protocolo de Madrid?
Como fazer o registro internacional da marca com o Protocolo de Madrid?
Quais são as vantagens e desvantagens?
Nessa linha, com o objetivo de simplificar esse processo, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 25 de junho de 2019. E, em 2 de outubro do mesmo ano, o Protocolo entrou em vigor no país.
Por meio desse sistema, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem solicitar o registro de sua marca no Brasil e em outros países simultaneamente. Da mesma forma, indivíduos de outros países podem buscar a proteção de suas marcas tanto em seus países de origem quanto no Brasil, tudo de forma simultânea.
Essa adesão ao Protocolo de Madri facilita consideravelmente o processo de registro internacional de marcas, tornando-o mais eficiente e acessível para empresas e empreendedores que desejam expandir seus negócios.
O que é o Protocolo de Madrid?
Conforme o artigo publicado pelo Silva Lopes Advogados intitulado “Adesão brasileira ao Protocolo de Madri é boa para empresas locais”, o Protocolo de Madri é um tratado internacional para registro de marcas que está em vigor desde 1996. Ele oferece uma vantagem significativa para os titulares de marcas, permitindo que eles apresentem um único pedido para registrar sua marca em mais de 120 países.
O tratado é administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), órgão das Nações Unidas, com sede em Genebra, na Suíça, e foi adotado em 27 de junho de 1989. No Brasil, a partir da publicação do Decreto n. 10.033, de 1º de outubro de 2019, o país passou a disponibilizar o acesso às ferramentas de pedidos de registro de marca internacionais, podendo atuar como Administração de Origem ou como Parte Contratante designada, isto é, enviando ou recebendo pedidos de/para os demais países signatários.
Como funciona o Protocolo de Madrid?
Inicialmente, o pedido internacional deve ser submetido por meio da Administração de Origem, que, no caso do Brasil, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse pedido deve ser fundamentado em um ou mais pedidos ou registros ativos na Administração de Origem. Além disso, apenas produtos ou serviços que constam nos pedidos ou registros de base podem ser incluídos no pedido internacional. Durante essa fase, os requerentes também devem fazer a designação, ou seja, indicar os países onde desejam obter a proteção da marca, conhecidos como Partes Contratantes designadas.
Após a submissão do pedido internacional, a Administração de Origem realiza a certificação, comparando as informações do pedido com os dados em sua base.
Com a certificação concluída, o pedido é encaminhado à Secretaria Internacional, que avalia sua conformidade com os critérios estabelecidos pelo Protocolo de Madri. Se considerado conforme, o pedido se transforma em uma inscrição internacional, enviada às Partes Contratantes Designadas.
Nessas Partes Contratantes Designadas, o pedido passa por análises de acordo com suas leis e dentro dos prazos estipulados pelo Protocolo. Após essa análise, a designação pode ser concedida ou recusada. Se não houver recusa dentro do prazo estipulado, o pedido é considerado tacitamente concedido.
Uma vez registrada a marca no Cadastro Internacional, o titular da inscrição obtém a proteção da marca nos países designados, facilitando a expansão internacional de seus negócios.
Como fazer o registro internacional da marca com o Protocolo de Madrid?
Os pedidos internacionais devem basear-se em um pedido ou registro depositado diretamente no INPI. Desta forma, para depositar um pedido internacional junto ao INPI, o depositante deve possuir um processo nacional, que servirá como registro de base para o pedido internacional.
De acordo com a Resolução INPI/PR nº 247/2019, qualquer peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri se dará exclusivamente por meio eletrônico, exceto nas situações em que a indisponibilidade prolongada do meio eletrônico cause dano relevante à preservação de direitos.
Nessa linha, o primeiro passo para apresentar um pedido internacional de marca ou uma petição relacionada a esse pedido é o cadastro no sistema e-INPI, que possibilita o acesso aos serviços da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.
Como segundo passo, o depositante de um pedido internacional deve pagar retribuições tanto ao INPI quanto à Secretaria Internacional. Em relação aos pagamentos devidos à Secretaria Internacional, ressalta-se que o depositante do pedido internacional é o responsável pelo cálculo do valor a ser pago, bem como pelo preenchimento dos devidos formulários e pela informação do meio de pagamento. Cabe destacar que todas as retribuições devidas à OMPI devem ser pagas em francos suíços
Como Administração de origem, cabe ao INPI a certificação do pedido internacional, etapa onde é realizada a conferência de informações contidas na base de dados do Instituto em comparação com as informações presentes no formulário do pedido internacional.
A etapa de certificação do pedido compreende:
- A análise da legitimidade do depositante;
- A análise dos requisitos para certificação, previstos na Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum;
- A notificação aos requerentes de eventuais inconsistências no preenchimento do formulário;
- A manifestação dos requerentes quanto a inconsistências notificadas;
- A certificação do pedido e o envio à Secretaria Internacional.
Após a conclusão da certificação, a Administração de Origem enviará o pedido à Secretaria Internacional para avaliar sua conformidade, seguindo os critérios estabelecidos pelo Protocolo de Madri.
Se a decisão da Secretaria Internacional confirmar a conformidade, o pedido se transformará em uma inscrição internacional, que será então encaminhada às Partes Contratantes Designadas. A partir desse ponto, o pedido será analisado de acordo com suas respectivas leis e regulamentos dentro do prazo estipulado pelo Protocolo de Madri. Após essa análise, a designação poderá ser concedida ou recusada.
Assim, inexistindo a decisão de recusa dentro do prazo especificado, o pedido será considerado tacitamente concedido. Uma vez que a marca esteja registrada no Cadastro Internacional, o titular da inscrição terá seus direitos garantidos.
Quais são as vantagens e desvantagens?
Podemos destacar as seguintes vantagens do registro internacional de marcas pelo Protocolo de Madri:
- Simplificação do processo: A possibilidade de solicitar o registro de marca em diversos países por meio de um único processo simplifica consideravelmente o procedimento.
- Unicidade do idioma: O fato de que o pedido pode ser realizado em um único idioma, mesmo para vários países, reduz a complexidade e a necessidade de tradução.
- Pagamento em moeda única: O pagamento em uma única moeda elimina a necessidade de lidar com múltiplas taxas de conversão, tornando o processo mais eficiente.
- Dispensa de procurador local: Não é necessário nomear um procurador em cada país para registrar a marca, o que reduz custos e burocracia.
- Maior previsibilidade: O tempo de resposta durante o processo torna-se mais previsível, facilitando o planejamento.
- Data única de renovação: A existência de uma única data de renovação simplifica a gestão dos registros.
- Redução do prazo: O prazo para obter a proteção da marca é reduzido para 18 meses.
- Registro internacional de longa duração: O registro internacional é válido por 10 anos, sendo possível a renovação por iguais períodos. Após cinco anos, independência em relação ao registro no país de origem.
Em relação às desvantagens:
- Dependência do pedido base: Durante o período de 5 anos, o pedido internacional está vinculado ao pedido ou registro base. Se o pedido de base for arquivado, indeferido ou extinto, isso pode afetar os pedidos internacionais.
- Ações por terceiros: Se terceiros depositarem uma marca idêntica ou semelhante nos países designados ou se opuserem ao pedido ou registro, as ações legais, como oposição ou manifestação, devem seguir os procedimentos normais de cada país, o que pode ser mais complexo e custoso.
Em resumo, o Protocolo de Madrid se destaca como um mecanismo eficiente e simplificado para a proteção de marcas no âmbito internacional. Sua abordagem de solicitação única em vários países membros oferece uma maneira facilitada de expandir e proteger marcas em vários países. No entanto, é importante reconhecer que a adesão ao protocolo é voluntária e depende das políticas de cada país em relação ao registro de marcas.
É crucial compreender que o sistema do Protocolo de Madrid possui particularidades e desafios, especialmente no que diz respeito à padronização de requisitos e procedimentos entre os países signatários. Portanto, é aconselhável contar com o apoio de especialistas em direito de propriedade intelectual para desenvolver estratégias eficazes de proteção e gerenciamento de marcas no contexto internacional. Com a orientação adequada, as empresas podem aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas pelo Protocolo de Madrid e fortalecer sua presença global no mercado.
*Lopes é CEO do Silva Lopes Advogados, Euzébio é sócio e Mabel é integrante do time do escritório.
